特許請求の範囲の記載：プログラム・サーバー・端末・システムの記載と海外サーバーの問題：特許庁特許審査基準との関係も
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植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士（取次資格有） 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
特許請求の範囲の記載：プログラム・サーバー・端末・システムの記載と海外サーバーの問題：特許庁特許審査基準との関係も
ここでは、特許請求の範囲の記載方法で最近問題があると感じたことについて記載しています。
より具体的には、携帯電話でのデータ処理に関する特許についてです。
さらに具体的には、サーバを使って処理を行う、大きく見るとシステムの特許です。
問題の所在
インターネット等の通信を使って各種の処理をする場合、
ユーザの端末で処理を行う部分はどんどん減っており、ほとんどが、サーバによって処理されて、
ユーザの端末（携帯電話、スマートフォン、パソコン、専用端末）は、単なる表示装置や入力装置
となってきております。
まさにクラウド化というのはそういうことです。
この時、システムの本体や処理のほとんどはサーバが行っています。
この、サーバを外国においておき、でユーザの端末は日本にあって、サービスは日本を対象にしている。
この場合に、他人の特許と同じ処理をした場合に、日本の特許侵害を問えるの？という問題があるのです。
海外にサーバがある場合にどうなるのか？ということなのです。
日本国内でサービスをしている
日本国内でサービスを提供していることは間違いなく、
かつ、料金も日本からもらっているという場合、
普通に考えると日本の特許を侵害しているのではないかと
皆さんお感じになると思います。
属地主義と海外サーバー
しかし、特許法的に（国際私法）は実は大問題なのです。
特許は基本的に属地主義です。
この属地主義とは、海外には効力を及ぼさないということです。
となると、サーバが海外にある場合には、
効力が及ばないのではないか？ということになるのです。
この点については、いろいろな考え方があり、
決着がついていないと思います。
特許作成の実務
このようなことなどを考えて、一般的な弁理士は、
特許出願時に特許請求の範囲（クレーム）を作成するときには、
システム、プログラム、サーバの他に、
「ユーザ端末」等の確実に国内にあると思われる物のクレームを作成して対応してきました。
特許庁の審査基準
しかし、特許庁の審査基準、「第III部 特許要件 第2章 新規性・進歩性（特許法第29条第1項・第2項）第4節
特定の表現を有する請求項等についての取扱い（PDF：342KB）
「サブコンビネーションの発明を「他のサブコンビネーション」に関する事項を用いて特定しようとする記載がある場合」
の記載から、「ユーザ端末」等の記載はほとんど意味がなく、新規性を認められないことになってしまっています。
ユーザ端末の発明の場合には、サーバで行う処理を記載しても無視されて記載がないものと同じ扱いをされてしまうからです。
これって大問題だと思います。
特許庁の怠慢
このような処理をしている特許庁何やっているんだ！ と私は憤っています。
事実、これを適用されてサーバ側の処理について記載したクレームの文言をすべて無視して、
新規性なしで拒絶が来るということになっております。
今後、機会があれば、私はこの点について争う（特許庁と裁判）しかないと思っています。
とりあえずの対応
この結果、「システム」で特許を取っておくだけでいいのかもしれないなぁと思っています。
もちろん、これでも海外に置かれたサーバの時には、こまるのですが、
それでも、他の場合よりも対応のしようがあるかなと思っています。
サーバは前述のとおり海外に置かれてしまうと意味がありません。
プログラムも、サーバでの処理が主になるときの、ユーザ端末にインストールされる
プログラムは処理のほんの一部しか担っておりませんので、
新規性が無いクレームになる可能性が高いです。
