相違点の認定（＝一致点の認定）について恣意的な認定の排除
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植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士（取次資格有） 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
相違点の認定（＝一致点の認定）について恣意的な認定の排除
一致点・相違点認定は、技術思想たる「発明」の一致点・相違点認定を行うのであるから、技術的事項としてまとまりのある構成単位で、これを認定しなければならず、これを各別に分断して相違点認定することは許されない（知財高判平成２２年１０月２８日〔平成２２年（行ケ）第１００６４号〕、知財高判平成３０年５月１４日〔平成２９年（行ケ）第１００８７号〕参照）。
この点、債務者は、本件各特許発明のまとまりある構成からなる技術事項を分断して恣意的に疎乙７発明との一致点・相違点を作出しているが（特に後記「イ」「（ウ）」参照）、その手法は極めて不適当であると言わざるを得ず、結論として、債務者の一致点・相違点認定は誤っている。
知財高判平成２２年１０月２８日（平成２２年（行ケ）第１００６４号）は、「相違点の認定は、発明の技術的課題の解決の観点から、まとまりのある構成を単位として認定されるべきであ」ると判示し、知財高判平成３０年５月１４日（平成２９年（行ケ）第１００８７号）は、「本件発明と主引用発明との間の相違点を認定するに当たっては、発明の技術的課題の解決の観点から、まとまりのある構成を単位として認定するのが相当である。かかる観点を考慮することなく、相違点をことさらに細かく分けて認定し、各相違点の容易想到性を個々に判断することは、本来であれば進歩性が肯定されるべき発明に対しても、正当に判断されることなく、進歩性が否定される結果を生じることがあり得るものであり、適切でない。」と判示する。
構成要件Ｅ及びＦの各要素を分解して、いわば虫食い的に相違点を認定する手法は、本件特許発明１の技術的課題を無視して恣意的に相違点を検討するものであり、まさに後知恵的発想に基づくものであるから、著しく不適当である。
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負けるな！特許庁審査官からの最初の意見＝拒絶理由通知
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