新製品の製造販売を始める！商標侵害の恐れ
|
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士（取次資格有） 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
ブランド名（商標）を付けて商売を始める！
商標侵害の恐れ
１ 商標権侵害になるのが心配！
① 製品・サービスにブランド名（商標）を付けて販売する際に、
やはり気になるのは、他人の商標を権を侵害していないかだと思います。
そのような相談もたくさんお受けしています。
そうでなくても、
② 商標権の出願の際に、先生この名前大丈夫でしょうか？
とのお伺いがあったりします。
商標権のお問い合わせを受けた際には、既に商標が確定して使っている、
などの、いまさら調査（検索）しても仕方がない場合を除いて、調査（検索）をいたします。
その時、何ら問題なく登録できそうであればいいのですが、問題はそうではない場合です。
当然、明らかにだめな場合は、商標権侵害になる恐れがあるので、
変更したほうがいいという場合です。
そう申し上げた際に、実は既に使ってますといわれると大変です。
もしくは、諸事情により変更できない。
諸事情とは、例えば既に、サイトを作ってしまったとか、
社長の一存で変えられないなどです。
後者の場合は、特に厄介です。担当者も困った立場に追い込まれるからです。
２ ではどうすればいいのか？
前述のように、基本は商標変更したほうがいいと思っています。
となると、次はどうすればいいのかというと、
そこまで、その商標に思い入れがあるのであれば、
使うしかないです。
リスクはあります。完全に一緒ということは多くはないですが、
完全一致の場合は、特にまずいので、本来的には変えてもらうべきです。
ただ、多少異なるという場合には、消費者が間違わないと強弁する。
先願商標が記述的商標の場合は、普通よりも範囲が狭いとなる可能性も高いので、
腹をくくって使うしかない、と思うのです。
良くはないけど、そこまで言うのならやってみたらいい、というのは
以下の理由によります。
（１）見つかる可能性は低い
売れてないうちは、どうせ見つかる可能性は低いです。
万が一見つかっても、相手も放置する可能性も高い
ある程度売れてから警告が来る可能性があるが、
その時は、製造費用ぐらいペイできている可能性が高い。
それから変えるという手もある。
（２）回避可能な場合もある
前述のように、先願と一部でも異なれば、消費者が間違わない可能性もあります。
そのように主張することも可能です。
（認められるかは、ケースバイケース、裁判官次第です。）
また、前述のように、記述的商標の場合、権利範囲が狭いと主張して、
それが通る可能性も有ります。
（３）商標出願（商標申請）
商標出願には、登録できない場合には、審査官に類似だと判断されて、
裁判において不利な証拠になる可能性もありますが、
万が一通れば、審査官は非類似と判断したという有力な証拠として使うことも可能です。
危険性も有りますが、検討すべきです。
そして、出願出願中に、下記の取消審判などで、先願を消すことも不可能ではないです。
その場合は、登録性が高まることになります。
特に、識別力が低い商標の場合、先願があるということは、
識別力を特許庁として認めたことになりますので、
それに類似している、本商標は識別力を認められやすく、
先願は、取消審判で消せる場合は、識別力が低い＝価値が高い商標を取得できる、
絶好のチャンス、とさえ言えます。
（４）取消審判・無効審判でつぶすことなども
もし、侵害といわれても、その権利を潰す等することも可能な場合もありえます。
（私はそのお手伝いももちろんします。）
（５）時間がかかる
訴訟には時間がかかります。
特許権などの訴訟の場合、警告から始めると平均的には２年ぐらいは平気でかかります。
さらに、控訴審まで行く、引き延ばし戦略をとるなどすれば、
さらに伸ばせます。
（６）逃げることもできます
もし、ばれて訴訟で負けてどうしようもなくなっても、例えば会社で行っている場合は、
最悪、つぶして逃げるという方法もあるのです。
なお、会社設立も植村の得意分野です。
元のページはこちら。
特許庁のHPはこちら
©弁理士 植村総合事務所 所長 弁理士 植村貴昭
