５：元特許庁審査官 弁理士 植村貴昭が教える！！ 「米国特許実務」
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植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士（取次資格有） 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
元特許庁審査官 弁理士 植村貴昭が教える！！ 「米国特許実務」№５
アメリカ法
基礎知識編
米国法を理解するための基礎知識
米国法のインデックス構造
- 125
（ａ）（１）（Ａ）（ｉ）
日本法のインデックス構造
第125条
１ 一
（判決の構造、第一 一 １ （１）イ）
米国法を理解するための基礎知識
条文の表現方法
３５Ｕ.Ｓ.Ｃ. §１０２（ａ）
↑ ↑
特許法 条文
英単語
Prosecution 出願段階手続の総称
File 特許庁への書類の提出
Application 出願
Remarks 意見書（Argument）
Amendment 補正書
Examiner 審査官
The ordinary skilled person in the art 当業者
Specification 明細書
出願時に必要な書類
・明細書 （specification）
・図面 （drawing）
・要約書 （abstract）
・宣誓書 （decleration）
自己が発明者である旨の宣誓
譲渡の旨も記載できる
・優先権証明書
明細書の構造：添付資料2-2を参照
・title
・Cross-reference to related application
(継続出願・分割出願等)
・Background （技術分野など）
・Brief Summary（概要）
・Brief description of the several views of drawing
（図面の簡単な説明）
・Detail description （発明の詳細な説明）
・what is claimed is :
出願後のフロー
添付資料１で説明
ＯＡ前のアクション
限定要求
別の主題であるとの認定
正直これがかかると、審査官に反論することは困難。
結果、どれかを選ぶしかない
ＯＡの処理の基本
・すぐに着手（延長料極めて割高） 時は金なり 後述
Final OA 時の対応
新たな争点[New issue]を盛り込むような補正は認められない。
・新たな争点とは、補正前のクレームには記載されていない新たな特徴であって、更なる調査が必要となる特徴をいう
通常、RCEする
USPTO料金 以下＄
| 項目 | 新料金 |
| 出願料 | 1,600 |
| マルチクレーム | 780 |
| １回目RCE | 1,200 |
| ２回目RCE | 1700 |
| 審判請求 | 2,800 |
| 年金5～8年分 | 1,600 |
| 年金9～12年分 | 3,600 |
| 年金13年分～ | 7,400 |
| 項目 | 料金 |
| 延長１月 | 200 |
| 延長２月 | 600 |
| 延長３月 | 1,400 |
RCE等が遅くなると両方かかる
重要条文（ＯＡ時）
- １１２ 記載不備
- １０２ 新規性違反
- １０３ 自明性（進歩性）違反
- １０１ ダブルパテント
- １３２ 新規事項の追加
１１２条パラグラフ１
明細書には
記述要件（Written Description requirement）
クレームが明細書に記載があること
広すぎるクレームの場合にあり得る（日本特許36条6項1号）
実施可能要件（Enablement requirement）
実施可能であることを説明する（日本特許36条4項）
最良実施態様要件（Best Mode requirement）
出願時点でベストであったこと説明
１１２条パラグラフ２
クレームが請求項の記載が不明確な場合に通知（日本特許36条6項2号）
基本的には、現地代理人に任せればよい。
１０２条 先願主義（先発表主義）の概要
Ò世界公知・世界公用を採用
Ò先願主義（先発表主義）を採用
発明時点「the invention」から有効出願時点「the effective filing date」に変更
先発表主義の先行技術
- １０２（a）
次に挙げる場合を除き何人も特許を取得することができる。
（１）有効出願日（the effective filing date）の前に、クレームされた発明が特許され、もしくは刊行物に記載され、又は、公然に使用、販売、もしくは、その他公になっていた場合
29条1項に該当、米国でのとの限定が無い
（２）クレームされた発明が§１５１に従って発行された特許に記載され、又は、§１２２（ｂ）に従って公開された出願に記載されており、当該特許出願が、他の発明者を挙げており、かつ、有効出願日（effective filing date）よりも前に有効に出願（effectively filed）された場合
日本特許29条の2に該当 先願に他の発明者の記載が要件
有効出願日とは？１ §３
- １００（ｉ）
有効出願日（the effective filing date）
米国での現実の出願日
当該米国出願の基礎となる最先の出願日（パリ優先権,仮出願、ＰＣＴの国内移行出願、分割出願、継続出願）
質問（１）日本出願を優先権の基礎とした米国出願は？
（２）ＰＣＴ出願が米国に移行した出願は？
（３）日本出願を優先権の基礎としたＰＣＴが米国に
移行した場合は？
（４）日本出願を優先権の基礎とした米国出願を
継続出願した場合は？
有効出願日とは？２
質問
（１）日本出願を優先権の基礎とした米国出願は？
→ 日本の優先日
（２）ＰＣＴ出願が米国に移行した出願は？
→ ＰＣＴの出願日
（３）日本出願を優先権の基礎としたＰＣＴが米国に移行した場合は？
→ 日本の優先日
（４）日本出願を優先権の基礎とした米国出願を継続出願した場合は？
→ 日本の優先日
有効に出願されるとは？
- １００（ｄ）
有効に出願される（effectively Filed）
特許又は出願は、以下の時点で有効に出願されたとみなされる。
米国での現実の出願日
同一の発明を記載し、先に出願された１つ以上の出願に基づく最先の優先日又は出願日の利益を享受する最先の出願日（ パリ優先権、ＰＣＴの国内移行出願、分割出願、継続出願）
米国内との制限は、ないのでヒルマードクトリンは
解消された
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